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GME Pty Ltd诉Uniden Australia Pty Ltd [2022] FCA 520

Designs

在最近一项外观设计侵权案的裁决中,澳大利亚联邦法院裁定Uniden Australia的移动无线电产品的外观设计在总体印象上与GME的话筒注册外观设计基本相似。

GME是澳大利亚的一家生产无线电设备和应急信标的工程和制造公司,拥有一款话筒的注册外观设计(以下简称注册外观设计)(如下图所示)。

GME指控:全球无线通信和消费电子机构Uniden Corporation of Japan旗下的Uniden Australia推出XTRAK UHF移动无线电产品(以下简称“XTRAK产品)(如下图所示)威胁侵犯GME的注册外观设计。

Uniden否认侵权,但没有另行指控注册外观设计无效。

侵犯注册外观设计权

在评估一件产品是否侵犯注册外观设计时,法院必须考量该产品在总体印象上是否与注册外观设计相同或基本相似。评估时,法院必须更重视设计之间的相似之处,而不是它们之间的不同之处【2003年(联邦)《外观设计法》(以下简称《外观设计法》)第19(1)条】,且必须考量以下因素(《外观设计法》第19(2)条):

  • 外观设计的现有技术基础的发展状况;
  • 与外观设计申请一起提交的任何新颖性和独特性声明(以及在该声明中认定具有新颖性和独特性的任何特定视觉特征);
  • (在产品的外观设计只有一部分与注册外观设计基本相似、将该外观设计整体的背景考虑在内的情况下)该外观设计各部分的数量、质量和重要性;和
  • 设计者进行创新的自由度。

在裁定这些事项时,法院必须采用人的标准,“该人熟悉与外观设计有关的产品或与外观设计有关的产品类似的产品”——此人被定义为“知情用户”(《外观设计法》第19(4)条)。

知情用户

双方均提交了专家证据,以协助法院裁定上述事项。GME依托Graeme MacDonald提供的证据。Graeme MacDonald自1981年起担任设计师,自2000年起在提供工业设计和产品工程服务的某公司担任总监。MacDonald先生拥有手持式无线电设备的工业和机械设计经验(包括至少五个具体项目),并拥有拆解竞争对手产品以查看这些产品结构和样式的经验。Uniden依托Andrew Simpson提供的证据。Andrew Simpson自2004年起担任工业设计师,自2005年起担任某设计机构的负责人。Simpson先生没有设计手持无线电设备的直接经验,但有为各种行业设计产品(包括户外家具、垂直花园、照明和电动汽车充电站)的经验。他还参与了消费电子产品的设计,是悉尼两所大学工业设计方面的客座讲师和导师。尽管Simpson先生没有设计手持式话筒的具体经验,但他提供的证据证明:他曾是海上游艇驾驶员,多年使用手持式话筒(包括采用现有技术的一些话筒),且曾为丛林消防和警察部门提供有关话筒使用的设计建议

两位专家向法院提交了联合报告,并在审理期间同时提供证据。

Burley法官裁定,两位专家均符合知情用户的定义,但在设计相关产品方面,MacDonald先生明显更有经验。法官认定Simpson先生的知识来自他的总体资历以及他个人使用与本案相关的产品。

对现有技术的考量

正如Hunter Pacific International Pty LtdMartec Pty Ltd [2016] FCA 796一案所述、Burley法官所引,在注册外观设计与现有技术之间存在微小区别的情况下,如果注册外观设计与被控侵权产品之间存在同样的微小区别之处,则注册外观设计未遭侵犯。相反,如果注册外观设计显著优于现有技术,则注册外观设计与被控侵权产品之间的共同特征更可能支持侵权认定。

Burley法官详细考量了现有技术,并裁定现有技术设备跟手持式话筒有许多共同特征。但是,这些特征中每一个的设计特点均有相当大的可变性。

在话筒的相关功能和创新自由度方面,MacDonald先生的证据是:在设计射频产品时,必须考量基本的人体工程学要求。例如,该设备应该能握在手中(而且“按键通话”(PTT) 按钮应该位于能用拇指或食指按压的位置),而且用户界面应该足够简单,以便使用时无需查阅详细说明。其他方面,MacDonald先生认为:一般而言,产品其余部分的设计是有自由的。Simpson先生的证据是:存在功能和人体工程学方面的限制,这些限制妨碍了设计选择;其中一些元素不是样式方面的——与MacDonald先生的观点相反。在他看来,屏幕的位置和形状、按钮和索环的位置均由功能决定;虽然设计师可围绕这些功能要求自由创造不同的“视觉语言”,但必须遵循一些规则才能让产品“令人愉悦、易于销售且易于使用”。

Burley法官认可:在设计射频产品(尤其是手持式和话筒产品)时,设计师必须将基本的人体工程学要求考虑在内,而这限制了设计师的创新自由;话筒的基本结构通常包括“按键通话”按钮、按钮、扬声器、话筒和索环等元素。但是,法官不认可“功能方面的限制‘驱动设计’”,也不认可Uniden提交的所有设计均看起来那么相似。因此,法官倾向于MacDonald先生的证据,即每个特征均有相当大的可变性。

侵犯注册外观设计

Burley法官考量了GME外观设计跟XTRAK产品之间的相似之处和不同之处,指出了产品形状、“按键通话”按钮形状和排列、屏幕和屏幕周围以及按钮形状和排列的相似之处。在不同之处方面,他特别提到XTRAK产品的光滑轮廓跟注册外观设计的有梯度轮廓(构成产品外观设计下面三分之一的部分)之间的不同之处。虽然Simpson先生认为注册外观设计的梯度特征是“主要视觉元素”,但法官裁定,虽然梯度是设计特征,但它不是强烈更不是主要视觉元素。

在考量了XTRAK产品跟注册外观设计之间的相似之处和不同之处之后,由于《外观设计法》第19(1) 条要求设计之间相似之处的分量重于不同之处,Burley法官认为XTRAK产品体现了在总体印象上与注册外观设计基本相似的外观设计。法官指出,鉴于现有技术,知情用户会认为XTRAK产品在总体印象上比任何其他现有技术设备更类似于注册外观设计。

救济

在随后的救济裁决中,Burley法官宣布Uniden侵权,下令禁止Uniden在注册外观设计仍然注册的情况下经营XTRAK产品,并责令Uniden向GME支付费用。法官拒绝判令Uniden交付和撤下有关XTRAK产品的材料,原因是已对Uniden发出禁令,没有理由认为Uniden会不遵守禁令。此裁决的依据还包括XTRAK产品从未在澳大利亚销售这一事实。

本案要点

  • 注册的外观设计可以为保护产品的视觉特征,提供一个有效和低成本的途径。正如本案所体现的,即便竞争对手产品的特征跟注册外观设计不完全相同,也可能侵犯注册外观设计;只要在总体印象上跟注册外观设计基本相似,就可能侵权。
  • 此争议处理之快令人惊叹——2022年3月11日提起诉讼,2022年4月19日举行为期一天的审理,2022年5月9日判决——这可能部分由于双方缩小了争议范围(即Uniden没有声称GME的设计无效)。尽管GME最初在提起诉讼时希望获得紧急临时救济,但由于Uniden向法院承诺在此期间不经营XTRAK产品,本案反而得到快速审理。